Пути разрешения вопросов столкновения прав на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и прав

Дата публикации: 2021-11-06 19:16:07
Статью разместил(а):
Новикова Ольга Алексеевна

Пути разрешения вопросов столкновения прав на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и прав на доменное имя

Ways of resolving issues of collision of rights to means of individualization of goods, works, services and rights to a domain name

 

Авторы: Новикова Ольга Алексеевна

РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия

e-mail: olya.can@bk.ru

Novikova Olga Alekseevna

The Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg, Russia

e-mail: olya.can@bk.ru

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос использования в доменном имени товарных знаков и иных средств индивидуализации товаров, работ и услуг, в том числе незаконного использования; поднимается проблема отсутствия закрепленного правового статуса доменного имени в гражданском праве; анализируются практика разрешения споров с доменным именем в других странах.

Abstract: the article discusses the use of trademarks and other means of individualization of goods, works and services in a domain name, including illegal use; the problem of the lack of a fixed legal status of a domain name in civil law is raised; analyzes the practice of resolving disputes with a domain name in other countries.

Ключевые слова: доменное имя, исключительное право, защита прав, товарный знак, столкновение прав.

Keywords: domain name, exclusive right, protection of rights, trademark, clash of rights.

Тематическая рубрика: Юриспруденция и право.

Столкновение объектов интеллектуальных прав – не редкое явление в судебной практике. Причиной такого столкновения является совпадение сфер действия охраняемых объектов, а также их характеристик, т.е. когда объекты сходны (до степени смешения) или тождественны. Согласно п. 42 Приказа Минэкономразвития России № 482 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам.

С точки зрения правовых коллизий интерес представляет распространенное столкновение прав на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и доменное имя. В настоящее время доменное имя определяется как условное символьное обозначение, предназначенное для индивидуализации информационных ресурсов в компьютерной сети Интернет. Примерами таких доменных имен являются: Yandex.ru, Google.com, Facebook.com и другие.  Доменное имя упоминается в Гражданском кодексе лишь дважды: ст. 1484 и ст. 1519. Из комплексного анализа указанных норм представляется, что доменное имя, хоть и является объектом гражданского права и средством индивидуализации в широком смысле, но не поименовано в Гражданском кодексе в качестве такового и, как результат, является не объектом интеллектуальных прав, а лишь способом адресации последних. Это также подтверждается позицией Верховного суда, отраженной в Постановлении Пленума № 10 от 23.04.2019 г.

В настоящее время не редки случаи, когда домены совпадают с общеупотребимыми словами, включают в себя словесные обозначения брендов, а также соответствуют наименованиям территорий. Подобные совпадения обусловлены тем, что субъекты гражданского права активно продвигают свой бизнес в сети «Интернет», в результате чего им была предоставлена возможность реализовывать свои исключительные права на средства индивидуализации товаров работ и услуг через их упоминание в доменном имени. При таком использовании субъект предпринимательской деятельности обладает как правом использования средства индивидуализации в доменном имени, так и правом на само доменное имя – производное право. 

Однако если лицо, не обладающее исключительным правом на средство индивидуализации зарегистрирует доменное имя с обозначениями последних, то такое действие следует расценивать в качестве нарушения исключительных прав. Так, уже в итоговом отчёте ВОИС от 30 апреля 1999 г. указывалось, что доменные имена вступили в конфликт с системой идентификаторов бизнеса, которая защищена правом интеллектуальной собственности.

В настоящее время законодательство не содержит норм, не только о разрешении споров при подобных столкновениях, но и норм, регулирующих существование права на доменное имя в целом. В условиях отсутствия законодательного регулирования в Российской Федерации, интересно обратиться к опыту разрешения коллизий зарубежных стран. Так, например, существует «Центр арбитража и посредничества» (далее-Центр) при «Всемирной организации интеллектуальной собственности», который не относится к судебной системе, однако является ведущей организацией по урегулированию споров, возникающих в связи с регистрацией и использованием доменных имен в сети Интернет. Центр при осуществлении деятельности руководствуется Правилами UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy). Правила представляют собой систему административного урегулирования споров для рассмотрения случаев регистрации доменов, вступающих в конфронтацию с товарным знаком. Ели владелец товарного знака считает, что его права были нарушены регистрацией доменного имени, то он вправе инициировать разбирательство с использованием Правил UDRP. Возможность применения указанных правил закрепляется в договоре при регистрации доменного имени.

Для принятия положительного решения в пользу истца (владельца права на товарный знак) необходима совокупность трех условий:

1. Доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком.

2. У владельца права на доменное имя нет прав или законных интересов в отношении спорного доменного имени.

3. Доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно. Недобросовестным использованием в таком случае считается регистрация доменного имени с целью его передачи владельцу товарного знака путем продажи, аренды и др. за сумму, существенно большую, чем его фактическая стоимость; регистрация с целью воспрепятствования владельцу товарного знака отразить его средство индивидуализации в доменном имени; регистрацию с целью нанесения ущерба деловой репутации; регистрация с целью привлечения целевой аудитории владельца товарного знака, введения в заблуждение и извлечения из этого прибыли.

После принятия решения регистраторы доменных имен выполняют соответствующее предписание. Несогласные с решением могут его оспорить в судебном органе.

Назначением Центра ВОИС считается быстрая и недорогая процедура разрешения конфликтов без нагрузки на судебную систему. С момента организации Центра было рассмотрено более 4000 дел. Представляется, что данный механизм является довольно результативным.

Правила UDRP используется в зонах .com, .net и других доменах общего пользования, вместе с тем, защита интересов российских предпринимателей также возможна: в 2002 году компания Yandex Inc, кототрой принадлежит исключительное право на товарный знак «Яндекс», отстояла право на домен yandex.com, которое принадлежало ранее компании «АрбитражСудПраво». Это был первый известный случай решения ВОИС по передаче домена в зоне .com российской компании. Аналогичное решение было в отношении доменного имени kommersant.com, которое вернули издательскому дому «Коммерсантъ». Однако присоединение к указанной системе обозначало бы передачу разрешения споров под юрисдикцию другой страны, что противоречит основам законодательства.

Вместе с тем, в настоящее время российская судебная система с трудом разрешает подобные споры ввиду отсутствия правовой базы. Поэтому некоторые субъекты выбирают более простой путь: ПАО «Росбанк» в 2000 году купил у той же «АрбитражСудПраво» адрес rosbank.ru за $20 тыс.

Одним из путей решения была попытка передачи разрешения подобных споров под юрисдикцию третейских судов. Однако третейское соглашение заключается между сторонами договора, коими являются владелец домена (администратор) и регистратор домена. Владелец средства индивидуализации к стороне договора не относится, соответственно, соглашение может быть заключено только после возникновения судебного разбирательства при обоюдном согласии сторон. Кроме того, разрешение третейских спорах также основывается на действующем законодательстве. Как было отмечено нами ранее, законодательство в сфере интернет-коммуникаций в настоящее время не отвечает сложившимся потребностям.

Решением сложившейся проблемы могло бы стать принятие правил, аналогичных Правилам UDRP, а разрешение подобных споров в административном порядке отнести к компетенции Роспатента. Включение в договоры положения об обязательности подобной досудебной процедуры должно иметь соответствующую ссылку на нормативный акт, наличие которой, естественно, не исключает право на последующее обращение в суд, но даже в этом случае облегчит работу истца и правосудия по выработке судебного решения.

Отдельно следует отметить, что в качестве нарушения исключительного права на товарный знак законодатель понимает использование доменного имени, сходного до степени смешения в отношении однородных товаров, либо в отношении всех товаров, если товарный знак признан общеизвестным. Представляется, что при такой диспозиции нормы права из поля зрения упускаются действия правообладателя доменного имени, которое было зарегистрировано исключительно с целью его передачи владельцу товарного знака путем продажи, аренды и др. за сумму, существенно большую, чем его фактическая стоимость, но не использовалось в отношении однородных товаров. Подобная трактовка законодательства приведет к росту вымогательства денежных средств, предоставлению отступного и др., как в вышеупомянутом примере с Росбанком, т.е. к недобросовестной конкуренции. Подобная деятельность по регистрации доменных имен, содержащих в себе известную торговую марку, с целью перепродажи определяется термином «киберсквоттинг» (англ. cybersquatting). 

Позиция ВС, сформулированная в п. 158 Постановления № 10 от 23.04.2019 указывает: «Актом недобросовестной конкуренции могут быть признаны действия по приобретению права на доменное имя, а также факт регистрации, исходя из целей такой регистрации». Вместе с тем, подобная формулировка является довольно размытой и не дает толкования тому, какие же цели регистрации должны быть доказаны для признания этого актом недобросовестной конкуренции. Единственным ориентиром, существующим в настоящее время является Постановление Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 по делу № 5560/08, где указаны критерии оценки недобросовестной конкуренции в действиях администратора домена: идентичность или сходность до степени смешения доменного имени с товарным знаком; используемое администратором доменное имя не зарегистрировано им как товарный знак; доменное имя зарегистрировано, но используется недобросовестно. Указанные «критерии» сложно назвать таковыми, так как они также не определяют, что значит «использовать доменное имя недобросовестно».

В качестве варианта защиты нарушенных прав Верховный суд в постановлении № 10 от 23.04.2019 предлагает заявить требование о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт), либо требовать возмещения убытков/компенсации, вызванных незаконным использованием товарного знака в доменном имени.

Интересны и неоднозначны споры, при которых добросовестное лицо регистрирует доменное имя и, спустя некоторое время, другое лицо специально регистрирует тождественный товарный знак. Это осуществляется с той же целью, что и киберсквоттинг: привлечь внимание потенциальных клиентов, переманить клиентскую базу и увеличить прибыль компании. При этом владелец права на доменное имя, в отличие от владельца исключительного права, предстает менее защищенным субъектом гражданско-правовых отношений, даже если его право возникло раньше, а администратор действовал добросовестно – происходит «захват доменного имени». Однако существует судебная практика, подтверждающая, что даже в подобных случаях закон может быть на стороне администратора: ответчик (администратор доменного имени) смог доказать , что осуществлял реальную предпринимательскую деятельность в конкретном направлении бизнеса, тогда как истец (правообладатель товарного знака) не мог представить доказательства осуществления им собственной предпринимательской деятельности по данному направлению.

Таким образом, сфера столкновения прав на доменные имена и средства индивидуализации товаров, работ и услуг является наименее урегулированной ввиду отсутствия нормативной базы относительно положения доменного имени в системе гражданского права.

Для модернизации гражданского законодательства, разрешения правовых коллизий и единообразия судебной практики необходимо внести следующие изменения:

1. Обозначить правовой статус доменного имени в системе объектов гражданского права.

2. Закрепить общие правила разрешения споров между администраторами доменных имен и обладателями исключительных прав на средства индивидуализации, либо правила аналогичные Правилам UDRP и создать систему досудебного (альтернативного) урегулирование споров.

3. Дать толкование, какие цели регистрации доменного имени должны быть доказаны для признания этого актом недобросовестной конкуренции.

4. Закрепить ключевые критерии, при наличии которых правообладателю товарного знака может быть отказано в удовлетворении иска против администратора доменного имени. К таким следует отнести:

- факт регистрации доменного имени ранее товарного знака;

- факт регистрации юридического лица истца — правообладателя товарного знака сразу после регистрации доменного имени;

- отсутствие доказательств ведения истцом деятельности, которая аналогична деятельности ответчика — администратора доменного имени;

- отсутствие изменений деятельности ответчика с момента регистрации доменного имени.

 

Список литературы:

1. Гаврилов Э. П. О «столкновениях» исключительных прав // Хозяйство и право. – 2010. – № 10. – С. 9.

2. Серго А. Доменные имена как средство индивидуализации // Хозяйство и право. – 2011. – № 5. – С. 93.

3. Преженцев П., Пичугин И. Росбанк купил rosbank // Газета «Коммерсантъ». – 2000, - 149. – С. 5.

4. Лисов А. Доменное имя и товарный знак: как складывается практика споров между правообладателями этих средств индивидуализации? // «ЭЖ-Юрист». – 2020. – №35 (1136).